No artigo anterior tratamos sobre O que é Marca.

Neste artigo será sobressaltado o conceito de registro de marcas e serão tratadas especificidades acerca deste tema. Como registro de marcas se dá e quais são os benefícios do registro de marcas serão assuntos tratados a seguir:

  • O que é o registro de Marca?
  • Como é feito o registro de uma Marca? Como se dá o seu procedimento?
  • O que pode e o que não pode ser registrado como Marca?

 

1 O que é o registro de Marca? 

Registra-se uma marca para assegurar-lhe segurança e proteção. Portanto, o registro visa, principalmente, garantir ao detentor dos direitos da marca uma proteção jurídica exclusiva, o que possibilita, por exemplo, o seu uso apenas pelo detentor do registro, bem como o que gera a possibilidade do ajuizamento de uma demanda em desfavor de um estranho que se tenha utilizado indevidamente da marca registrada.

Nesse sentido, quando uma marca é criada faz-se necessário o seu respectivo registro. Embora tal registro não seja obrigatório, ele é extremamente necessário para a concretização de direitos. Basicamente, se uma pessoa cria uma marca e não a registra, entende-se que tal marca está sob domínio público e que qualquer um pode se utilizar dela, inclusive para fins registrais.

De acordo com Taynan Pereira (2018) o registro de marcas é um ato legal que confere a uma marca o direito de exploração exclusiva. No Brasil, atualmente, o Instituto Nacional de Registro de Propriedade Intelectual (INPI) é o responsável pelo registro de marcas. Ainda, diz-se que, no país, o registro de marcas se faz amparado pela Lei Da propriedade Intelectual (LPI) nº 9279/96.

De acordo com o autor supracitado, somente é possível registrar, como marcas, sinais visualmente perceptíveis, e que sejam diferentes de outros já existentes. Outrossim, o registro deve ser feito em apenas uma classe específica de produtos ou serviços. Sendo necessário, nos casos em que se deseja ter a proteção para de atividades comerciais diferentes, a elaboração de vários registros. (PEREIRA, 2018).

1.1 Como é feito o registro de uma Marca? Como se dá o seu procedimento?

O registro de uma marca se dá através de algumas etapas, quais sejam: I) busca prévia da marca; II) Pedido de Registro da Marca; III) Exame formal; IV) Publicação do pedido de registro da Revista da Propriedade Intelectual; V) Abertura do prazo de 60 dias para a apresentação de oposição; VI) Exame substantivo; VII) Deferimento ou indeferimento do processo de registro. (PEREIRA, 2018).

De forma mais explicativa, tem-se que, de início, deve ser feita uma pesquisa no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual a fim de verificar-se a existência de alguma marca igual ou semelhante já registrada. Aqui, faz-se importante enfatizar que esta etapa deve ser seguida atentamente, uma vez que os requisitos para o registro da marca são: I) Cunho distintivo; II) Novidade; III) Caráter lícito; e IV) Veracidade.

Como explica a advogada Fabrícia Alcantara (2006), o cunho distintivo da marca se dá por meio da sua distinção dela entra outras marcas e da posse de características próprias. No mais, sobre a novidade, a advogada ensina que esta deve ser entendida relativamente, precisando apenas que a marca nunca tenha sido utilizada para representar algum tipo de serviço ou produto idêntico. O caráter lícito diz respeito à exigência legal de que o sinal adotado não seja escandaloso, contrário a moral, aos bons costumes ou à ordem pública. E, em relação à veracidade, tem-se que esta somente é exigida para que o titular do registro não use da marca para enganar o público sobre a origem ou qualidade do serviço ou produto registrado.

Em seguida, após feita a pesquisa da marca e verificado seu enquadramento nos requisitos acima descritos, passa-se para a segunda fase: o pedido de registro de marca. Trata-se do requerimento que dá abertura ao processo de registro de marca perante o INPI. Este requerimento geralmente é composto por informações específicas da marca, tais como o nome da marca, a representação gráfica da marca, descrição da classe da marca, descrição de serviços prestados pela marca ou produtos confeccionados pela marca, documentação da empresa a qual será titular da marca, dentro outros documentos específicos, alguns variando de caso a caso. (BARBOSA, 2010).

Depois de apresentado o pedido, ele passa por uma análise formal pelo INPI, neste momento se o procedimento estiver correto e as documentações juntadas estiverem completas, é aceita a respectiva data como a de depósito. Em caso negativo, quando não se atende aos requisitos formais para a propositura do registro, mas possui dados suficientes relativos ao depositante, o INPI estabelece exigências a serem cumpridas pelo depositante, que, em cinco dias, deve responder, sob pena de ter o seu depósito considerado como inexistente. (BARBOSA, 2010).

Com o exame formal apontando de forma positiva para o depósito do registro, o seu pedido é publicado na Revista da Propriedade Intelectual. Abre-se então o que se denomina de prazo para apresentação de oposição (o prazo para oposição é de sessenta dias). Tal oposição pode ser feita por qualquer pessoa, física ou jurídica, que acredite possuir direitos sobre a marca que está sendo registrada. Nesse sentido, Denis Borges Barbosa (2010) dispõe que:

Caso a oposição alegue que o sinal copie “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico,

semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”, o opositor deverá fazer seu próprio depósito no prazo comum. O mesmo se dará no caso de alegação administrativa de marca notória em seu caráter extraterritorial e de exercício de precedência; no caso de notoriedade em seu efeito desespecializante, deverá haver provas da afirmação da fama. (BARBOSA, 2010, p. 726).

Ultrapassada a abertura de prazo para a oposição e para eventual defesa, realiza-se um exame de mérito, no qual se analisa tudo o que fora juntado no processo de registro, ou seja, os documentos anexados, as justificativas, a oposição, a defesa (se houver). Neste momento podem ser feitas algumas exigências por parte do Instituto, as quais deve, ser respondidas no prazo comum. Em caso de inobservância dessas exigências o processo é arquivado definitivamente, sem a possibilidade de recurso. Todavia, se for respondida a exigência, mesmo que não tenha sido cumprida, ou contestada a sua formulação, o exame de mérito é continuado. (BARBOSA, 2010)

Realizado o exame meritório, profere-se decisão deferindo ou indeferindo o pedido de registro de marca. Em alguns casos a decisão proferida, ainda, pode sobrestar o exame do mérito, e neste caso a decisão é publicada apontando os motivos pelo qual se impede, temporariamente, a continuação do feito. Ao fim da análise de mérito, de fato, dá decisão indeferimento o pedido cabe recurso ao presidente do INPI, e neste caso após o exame do recurso interposto é proferida uma decisão mantendo a decisão recorrida ou reformando-a. (BARBOSA, 2010).

Com o deferimento do pedido de registro de marca, e após a comprovação do pagamento das retribuições financeiras correspondentes, é concedido ao titular da marca um certificado de registro. Neste documento consta a marca, o número e a data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos/serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, se for o caso. (BARBOSA, 2010).

1.1.1 Por quanto tempo vale o registro de uma marca?

Após cumpridos todos os requisitos acima elencados e recebido o certificado de registro, a marca fica protegida e permanece sob registro no INPI por 10 (dez) anos, prazo este que é prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Sendo assim, uma marca, após registrada, conta com proteção mínima de 10 anos e não possui limitação máxima em relação ao prazo de registro, podendo este ser prorrogado por inúmeras vezes.

O que pode acontecer é a extinção do registro: I) em caso de expiração do prazo de vigência sem a devida renovação; II) pela renúncia, parcial ou total; ou III) por meio da sua caducidade, o que ocorre quando a marca deixa de ser utilizada por um período superior a 5 (cinco) anos após a concessão do registro. (PEREIRA, 2018).

 

1.2 O que pode e o que não pode ser registrado como Marca?

 

De acordo com o artigo 122 da Lei nº 9.279/96, são registráveis como marca os seguintes:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Trata-se de uma conceituação bem sucinta, ainda mais se comparada ao rol que a mesma Lei traz referente aos sinais não registráveis como marca, senão vejamos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Mesmo com tal lista pormenorizada dos sinais que não podem ser registrados, as causas jurídicas de vedação ao registro são muito limitadas, é o que ensina o jurista Denis Barbora (2010):

Em primeiro lugar, são irregistráveis, como res allii, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema. Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos; Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor; e, por fim, Os signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

A lei aplica tais princípios segundo uma lista de irregistrabilidades (…) mas que seguramente não exaurem – e nem são realmente impositivas. O uso dessa lista, adequado à autoridade administrativa para fundamentar suas decisões, não deve confundir o jurista e o judiciário na aplicação dos fundamentos jurídicos adequados para aceitar ou recusar uma marca.

Sendo assim, há o que se falar da irregistrabilidade de marcas que se posicionem contra a legislação da proteção industrial, todavia não há o que se falar sobre a proibição da utilização de tais sinais como uma marca. Nesse sentido, o titular pode utilizar-se dos sinais não registráveis, mas não possuirá nenhum direito sobre tal.

 

Conclusão

Assim, conclui-se, de forma bem sucinta, o presente artigo afirmando-se que o registro de uma marca é de extrema importância para aqueles (titulares) que buscam por um amparo legal. Para além do conteúdo que fora trazido neste texto, existem inúmeros outros pormenores acerca do registro de marcas, e, dito isso, deixo em aberto o espaço para a continuação da presente pesquisa em próximos artigos.

 

Referências:

ALCANTARA, Fabrícia. A proteção das marcas no direito brasileiro. 2006. Revista Brasileira de Direito Internacional. Curitiba, v.4, n.4.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Obra disponibilizada segundo os termos da licença Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BYNC-ND 2.0), conforme http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.0/

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos À propriedade industrial. Brasília, 1996. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em junho de 2021.

PEREIRA, Taynan Santos. Os registros de marcas no Brasil: uma proposta de um guia prático para facilitar o depósito no INPI. 2018. 60 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

Pós-graduando em Direito Público (PUC-RS). Pós-graduando em Direito da Propriedade Intelectual. Possui, ainda, experiência na área de Direito Civil, com ênfase no Direito de Família e Sucessões. Detém experiência forense, bem como habilidades de escrita jurídica, tendo trabalhado por quatro anos (2016-2020) confeccionando minutas de despachos, decisões e sentenças na área do Direito Civil. Conta com experiência de 15 (quinze) meses de trabalho voluntário para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

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